5 pasos para que no te roben la marca

Además de registrarla, debes verificar la autenticidad, revisar contratos y asesorarte con expertos.

Descuidar la propiedad intelectual e industrial de tu empresa es más riesgoso de lo que parece, ya que al no protegerla adecuadamente puede traer demandas por violación de derechos y hasta poner en riesgo la exclusividad de comercialización.

“La propiedad intelectual es la rama del derecho que protege a los inventores, autores y titulares comerciales en todas sus creaciones, inventos y signos distintivos, explica el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE)

No obstante, México tiene el lugar 79 de 141 países en registro de patentes y capacidad de innovación o habilidad para inventar nuevos productos, según el Global Innovation Index de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU.

Sigue cinco sencillos pasos que te ayudarán a proteger tu marca, patente o invento, y así evitar problemas y situaciones inesperadas.

1. Identifica lo que debes proteger.

La marca y sus patentes son los elementos principales de la propiedad intelectual.

Debes identificar si lo que deseas proteger es una nueva marca, un eslogan, una obra o una patente y establecer una estrategia de protección en la que utilices una figura jurídica, explica el director de patentes y tecnología del despacho Becerril, Coca & Becerril, Héctor Chagoya.

La compañía joyera Tanya Moss tiene protegidas su marca y sus patentes de diseño. Cada año, registra al menos 60 diseños. Sin embargo, enfrenta una disputa por su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con una empresa que reclama el uso de un nombre similar.

“Tienes que registrar tu marca en todas las clases que uses. Si quieres hacer algo complementario y no lo registraste, puedes ser víctima de una persona que desee lucrar con ella en el futuro”, dice el CEO de Tanya Moss, Eduardo Stolkin.

“Como emprendedor, a veces sólo registras tu marca y crees que con eso basta. Subestimamos la seriedad del asunto”, agrega Stolkin

La propiedad intelectual cubre las marcas, es decir, los signos distintivos que diferencian un producto o servicio de otro en el mercado.

En tanto, la propiedad industrial cubre las patentes, invenciones, elementos tangibles, como máquinas y procesos de la empresa, explica el socio del despacho de abogados Santa Marina y Steta, José Pablo Pérez Zea.

El director jurídico del mismo despacho, Juan Carlos Amaro, aconseja “no invertir y usar una marca hasta estar seguros de que es posible, en términos de antecedentes y legislación aplicable, en su difusión y comercialización”.

2. Busca que nadie tenga el mismo nombre

Revisa que nadie más haya registrado lo que quieres proteger. Es recomendable realizar una búsqueda de antecedentes marcarios en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para confirmar si la patente o la marca ya existen.

“Con eso hay más posibilidades de que la solicitud sea aceptada”, dice el socio del despacho de abogados Santa Marina y Steta, José Pablo Pérez Zea,

“Esta búsqueda arrojará dos resultados importantes: saber si puedes entrar en problemas si lanzas al mercado un producto o patente que alguien ya hizo. Y te dirá si lo que haces es protegible o no”, explica el director de patentes y tecnología del despacho Becerril, Coca & Becerril, Héctor Chagoya.

Si además de realizar operaciones comerciales en México, hay planes de expansión internacional es importante conocer la legislación en otros países.

“Las marcas son territoriales, puedes proteger tu marca en otro país, pero no por tenerla allá significa que la tienes protegida en México”, dice el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), José Juan Méndez Cortés.

Se debe registrar la marca en cada país para evitar lo que le ocurrió a Apple en 2008, cuando iba a registrar el nombre del iPhone para lanzarlo al mercado mexicano. Pero se encontró con la sorpresa de que un nombre muy parecido fonéticamente, Ifone, ya había sido registrado en 2003 por una pequeña empresa mexicana de servicios de internet y telefonía.

El caso todavía sigue en litigio y hasta ahora, el acuerdo es que Ifone ofrezca servicios de telecomunicaciones y Apple, productos.

Uno de los principales errores es no hacer la búsqueda previa. Hacerla da bases de seguridad para que, cuando se solicite la marca, ésta tenga una aprobación directa.

“Si no se hace una búsqueda previa, hay riesgo de tener un obstáculo al momento de la solicitud”, explica Pérez Zea.

3. Registra todas tus marcas y patentes

No tomes a la ligera tu activo intangible más valioso. Un error común para las empresas es subestimar el registro de los diseños o las patentes.

 

Por eso, es necesario registrarlos en todas las instancias posibles y en todas las clases en las que vayas a utilizarlos.

El registro de marca puede tardar entre seis y ocho meses, pero después de eso se renueva cada 10 años. El de una patente tarda entre cuatro y seis años, mientras que la patente internacional depende de la legislación de cada país.

La patente se traduce en una exclusividad en un lapso de 20 años. Después de ese tiempo forma parte del dominio público, es decir, que cualquier persona lo puede utilizar, explica el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), José Juan Méndez Cortés.

“Es una situación ganar-ganar, porque después habrá otros investigadores que podrán tomar la información que haces pública y aumentar el nivel intelectual y técnico para los desarrollos futuros”, dice Méndez

Si una marca incumple los requisitos de ley no es registrable, por ejemplo, si describe las propiedades del producto o servicio como llamar a una marca ‘Bolsa’ si vende bolsas.

“No puede ser tan obvio”, dice la integrante del despacho de abogados Barrera Siqueiros y Torres Landa, Emilia Aradillas.

“La propiedad intelectual es el activo intangible más valioso de cualquier empresa”, agrega el socio del despacho de abogados Santa Marina y Steta, José Pablo Pérez Zea.

“La propiedad intelectual tiene que verse como una inversión, no como un gasto. Y para hacerlo no sólo deben cuidar registros y patentes, también los contratos y los derechos que se otorgan”, advierte Méndez.

4. Tómalo en serio, acude con expertos

No sólo se trata de llenar documentos. Buscar asesoría de especialistas puede prevenir problemas a futuro.

Quienes registran una marca piensan que sólo es llenar una solicitud y no van con especialistas. Esto resulta en errores que pueden complicar el futuro de la empresa”, dice la integrante del despacho de abogados Barrera Siqueiros y Torres Landa, Emilia Aradillas.

Distroller, una marca que vende joyería, artículos escolares, juguetes, ropa, accesorios y galletas con imágenes folclóricas mexicanas, tomó la decisión de contratar a una consejera interna para manejar los asuntos de registro de todas las marcas e ideas originales de la creadora de la marca, Amparo Serrano, quien a menudo llega con nuevas ideas.

“La carga de registros es constante. Para nosotros es una excelente opción y nos permite ahorrar costos”, dice el CEO de Distroller, Daryn Fillis,

“Es necesario tener asesoría profesional continua y revisiones periódicas de las marcas y cualquier otro derecho actual o futuro de las empresas”, explica la directora legal de Distroller, Gabriela Pavón.

“Es mejor contratar a los mejores abogados desde el principio”, asegura el CEO de Tanya Moss, Eduardo Stolkin.

5. Revisa los contratos periódicamente

Revisa con periodicidad las cláusulas y vigencias de los contratos.

En caso de que exista una demanda legal entre una empresa y otra por el nombre de la marca o el uso de patentes, como ocurre con Apple y la empresa mexicana de servicios de telecomunicaciones Ifone, las empresas pueden recurrir al ‘uso anterior’.

“La empresa que demuestra el ‘uso anterior’ tendrá el derecho de seguir usando la patente o marca”, señala el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), José Juan Méndez Cortés,

Tener documentos que demuestren el uso anterior de la marca, como facturas de venta, ayuda.

Son frecuentes los casos donde faltan documentos probatorios del uso de marcas, porque existe desconocimiento de la importancia de proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual, dice la directora legal de Distroller, Gabriela Pavón.

“Siempre debes estar al pendiente de cualquier imitación que surja en el mercado y asesorarte inmediatamente en caso de detectar alguna”, agrega Pavón.

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